发明和实用新型专利能否评价外观设计专利的新颖性
张浠娟（福建力华律师事务所）

【问题】
当客户拟就同一产品既申请发明和实用新型专利，又申请外观设计专利时，专利代理人员必然会考虑：
发明、实用新型专利能否作为在先客体（在先设计）、抵触申请来评价外观专利的新颖性？
能否以申请在先公开/公告在后的发明和实用新型专利主张在先权而无效外观专利？
博派论坛、思博论坛、其他法律网对此问题提出了各种看法，下面从专利复审委员会（以下简称复审委）在无效审查中对这一问题的观点入手进行分析，然后引用法律法规及司法解释的沿革来厘清“在先权”的概念。

【无效案例一】WX334，1993
请求人于1991年针对申请日为 1987年12月28日，授权公告日为1988年11月30日的外观设计专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1987年7月31日，公告日为1988年4月20日的实用新型专利，该实用新型专利公告文件中已载明外观设计的造型图，因此根据专利法（1984）第23条的规定，该外观设计不具备新颖性。
合议组的审查决定：请求人所提供的证据1为申请在先公告在后的实用新型专利，由于专利法（1984）第23条中未规定抵触申请破坏新颖性的情形，因此在外观设计专利申请日前申请，又于该外观设计申请日后公告的实用新型专利的技术方案及附图不能抵触外观设计专利的新颖性，该无效宣告理由不能成立。

【无效案例二】WX878，1997
请求人于1994年针对申请日为1991年5月27日，授权公告日为1993年8月18日的外观设计专利向复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1991年2月5日，授权公告日为1991年7月31日的实用新型专利。请求人以申请在先公告在后的实用新型专利公开外观专利为由，根据专利法（1984）第23条请求宣告外观设计专利无效。
合议组的审查决定：由于专利法（1984）第23条中规定了申请日前公开或公开使用才能破坏新颖性的情形，而请求人提供的证据1虽申请在先但在外观专利申请日之前并未公开，因此证据1不能破坏外观专利的新颖性。
决定要点：当以一项实用新型专利作为宣告一项外观设计专利权无效的证据时，如果该实用新型专利在这一项外观设计专利的申请日以前已公开，那么，其说明书附图可以作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。相反，在这项外观设计专利申请日以前尚未公开的实用新型专利，其说明书附图不能作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。

【分析及引申问题】
“抵触申请”是为了避免对同样的发明和者实用新型专利申请重复授权，从权利类型来看，虽然发明和实用新型专利权与外观专利权为不同类型，但是外观专利也有可能披露发明、实用新型要求保护的技术方案，进而破坏其新颖性。
但是，案例1和2中的审查决定分别从专利法（1984）第23条的两个角度来阐述：前者从专利法（1984）第23条未规定抵触申请破坏新颖性这一否定角度出发，后者从专利法（1984）第23条规定公开破坏新颖性这一肯定角度入手。审查决定虽并未正面解答，发明和实用新型专利不能与外观专利互为抵触申请，但却表明在无效审查程序中，发明和实用新型专利作为无效证据需在外观专利申请日前公告即作为“在先设计”才可采用。
在2000年修改后的专利法第23条中规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
在2008年修改后的专利法第23条中又规定了抵触申请的情形，进而引出如下思考：
在实务中，申请在先公开/公告在后的发明、实用新型专利，其不能作为抵触申请来评价外观专利的新颖性，那能否以在先权为由无效外观专利？

【无效案例三】WX11348，2008
请求人于2007年针对申请日为2004年11月27日，授权公告日为2005年12月14日的外观设计专利（以下简称本专利）向复审委提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人在口审当庭提交新证据2，申请日为2003年8月21日，授权公告日为2005年2月16日的实用新型专利。请求人认为本专利与请求人在先的实用新型专利权（新证2）相冲突，根据专利法（2000修正）第23规定请求宣告本专利无效。
合议组的审查决定：
首先，以未提交在先权利相冲突的处理决定或者判决的属不受理情形。关于是否需提供“决定或者判决”才属受理情形，在专利法实施细则（2010）中修订为“证明权利冲突的证据”；
其次，以实用新型与外观为不同类型专利为由，认定不会发生权利冲突。关于此点可从狭义上理解，例如，他人在发明、实用新型专利的申请日前使用的，同样的发明和实用新型专利等，这类情形虽存在权利冲突，但此类权利冲突分别适用专利法（2008）第69条第2款、第9条第1款等具体条款，并不适用第23条。
基于以上两点，合议组对请求人关于本专利与他人在先取得的合法权利相冲突而不符合专利法（2000修正）第23条规定的主张不予支持。

【分析及引申问题】
审查决定以程序问题回避实体问题，并未正面解答实用新型专利是否属于专利法第23条中规定的“在先权”。
那么，发明和实用新型专利是否能纳入专利法（2008）第23条中规定的“他人在先取得的合法权利”中？
下面从立法背景看在先权沿革，以厘清专利法中的“在先权”的概念。

【在先权沿革】
【发布日期】2001.06.22
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）
第十六条　专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

【发布日期】2002.12.28
《专利法实施细则》（2002修正）
第六十五条第三款之规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。

【发布日期】2003.10.29
中国政府 葡萄牙共和国政府


中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府关于中华人民共和国外交部在澳门设立签证办事处的换文


（签订日期１９９１年２月４日 生效日期１９９１年２月４日）
　　　　　　　　　　　　　（一）中方去文

葡萄牙共和国驻中华人民共和国大使馆：
　　中华人民共和国外交部向葡萄牙共和国驻中华人民共和国大使馆致意并谨确认，中葡双方经过友好协商，就中华人民共和国外交部在澳门设立签证办事处问题达成协议如下：

　一、葡萄牙方面同意中国方面在澳门设立“中华人民共和国外交部驻澳门签证办事处”。该签证办事处是中华人民共和国外交部的派出机构，负责办理签证，为中国公民换发护照或代替护照的证件以及其他有关业务。

　二、根据该签证办事处的性质和任务，该签证办事处享有以下特权和豁免：
　　（一）签证办事处的房舍、文件和档案不受侵犯。
　　（二）签证办事处的房舍以及外交官员的寓所免予纳税。
　　（三）签证办事处办理公务所收之规费及手续费免征一切捐税。
　　（四）签证办事处的外交官员和工作人员的工资或报酬免予纳税。
　　（五）签证办事处与中华人民共和国政府及中国其他使馆及领事馆通讯时，得采用一切适当方法，包括外交信使及明密码电信在内。外交信使应持有载明其身份及构成外交邮袋之件数的官方文件。外交邮袋不得开拆或扣留。外交信使执行职务时，应受
　　到澳门葡萄牙政府保护。外交信使享有人身不得侵犯权，不受任何方式之逮捕或拘禁。
　　签证办事处得派特别外交信使。遇此情形，前段之规定亦应适用，但特别信使将其所负责携带之外交邮袋送交之后，即不复享有上述豁免。
　　（六）澳门葡萄牙政府应给予签证办事处外交官员应有的尊重，并应采取一切适当措施，以防止其人身、自由或尊严受到任何侵犯。签证办事处外交官员及其家属不受任何方式之逮捕或拘禁。
　　（七）签证办事处持外交护照的官员享有澳门司法和行政当局管辖的豁免；签证办事处持公务护照的工作人员执行公务的行为享有澳门司法和行政当局管辖的豁免。但本段上述规定不适用于下列民事诉讼：
　　１．因签证办事处外交官员和工作人员并未明示或默示代表中华人民共和国外交部订立的契约所引起之诉讼。
　　２．关于在澳门的私有不动产之诉讼，但签证办事处外交官员和工作人员代表中华人民共和国外交部为签证办事处置有之不动产不在此列。
　　３．关于签证办事处外交官员和工作人员以私人身份而不代表中华人民共和国外交部而为遗嘱执行人、遗产管理人、继承人或受遗赠人之继承事件之诉讼。
　　４．关于签证办事处外交官员和工作人员于澳门在公务范围以外所从事之职业或商务活动之诉讼。
　　（八）签证办事处进出口的以及在澳门购买的公用物品免予缴税，其外交官员和工作人员进出口的以及在澳门购买的私用物品也免于缴税。
　　（九）签证办事处外交官员和工作人员的行李不受检查。
　　上述内容，如蒙大使馆代表葡萄牙政府复照确认，本照会和大使馆的复照即构成两国政府间的一项协议，并自双方各自完成国内批准等必要程序后生效。
　　顺致最崇高的敬意。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国外交部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九一年二月四日于北京
　　　　　　　　　　　　　（二）葡方来文

　　葡萄牙共和国驻中华人民共和国大使馆向中华人民共和国外交部致意，并谨通知收悉一九九一年二月四日第１１号照会，内容如下：（内容同中方去文，略）
　　葡萄牙大使馆代表葡萄牙共和国政府承认并同意上述照会所表述的内容。
　　顺致最崇高的敬意。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葡萄牙驻华使馆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　马瑞奥·戈丁纳·马托斯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）